- Передумови подання скарги
- Перший етап — подання скарги
- Cityhost долучається до процедури: які кроки здійснює реєстратор під час UA-DRP
- Початок адміністративного провадження
- Рішення про передачу спірного доменного імені позивачеві
- Замість висновків
Нещодавно за участю Cityhost був успішно завершений розгляд скарги за позасудовою процедурою UA-DRP щодо випадку порушення прав інтелектуальної власності під час використання доменного імені. Розповідаємо вам про перебіг цього доменного спору з усіма тонкощами та деталями — цей матеріал буде корисний та допоможе відстояти свої права в аналогічному випадку.
Доменні імена нерідко стають об'єктами махінацій. Найчастіше власники бізнесу стикаються з кіберсквотингом, коли шахраї реєструють домен, оманливо схожий на назву їхнього бренду, щоб використовувати його з недоброчесними намірами.
Наприклад, це може бути продаж підробок на сайті або вимоги викупити домен за значну суму. Оскільки це є порушенням прав інтелектуальної власності, власники оригінальних доменів можуть відстоювати свої права в суді або ж скористатися більш простою процедурою вирішення доменних спорів, яка діє зокрема в Україні — вона називається UA-DRP.
Ми вже писали статтю про те, що таке UA-DRP та як відстояти своє право на домен, тож всю базову інформацію про суть цієї процедури ви можете знайти в ній.
Якщо коротко — UA-DRP є практикою досудового вирішення спорів за домени, більш простою та зручною альтернативою судовим розглядам. Наприклад, якщо користувач зареєструє домен abibas.com та почне продавати через нього підробки, оригінальний виробник має право звернутися до Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO) з вимогою передати спірний домен позивачу як організації, яка є власником відповідної торговельної марки та має права на використання назви Adidas у своїй діяльності.
Передумови подання скарги
Якраз подібна ситуація і трапилася з компанією-позивачем, яка звернулася до ВОІВ зі скаргою. Німецька компанія dm-drogerie markt GmbH + Co, яка володіє торговельною маркою DenkMit, подала претензію на неправомірне використання домену denkmit.com.ua. Його власник продавав через сайт на території України продукцію цієї та інших компаній, не будучи офіційним дистриб’ютором та не маючи дозволу на використання назви торговельної марки DenkMit. Компанія dm-drogerie markt є власником зареєстрованих та захищених у всьому світі товарних знаків «denk mit», включаючи Україну, працює на ринку з 1997 року та заслужила хорошу репутацію серед покупців.
Зміст вебсайту, розміщеного на домені denkmit.com.ua, включав пропозиції щодо продажу численних продуктів позивача, маркованих його товарними знаками, такими як denk mit, Alverde, dmBio, Mivolis, Balea, Seinz, а також продукції інших виробників — Disney, Nivea, Palmolive, Johnson's, Calgon, Persil, Perwoll, Vanish, Silan тощо.
Власник спірного домену «позичив» не лише назву популярної марки, а і її логотип, який був використаний на сайті як фавікон.
Ось так виглядав сайт, розміщений на домені denkmit.com.ua
Зазвичай першим кроком у таких випадках є звернення до порушника з проханням добровільно припинити використання назви ТМ у спірному домені та вилучити з сайту інші матеріали, на використання яких немає дозволу — логотипів, фото товарів та іншого контенту.
Саме так і вчинили представники dm-drogerie markt — здійснили декілька спроб зв'язатися з власником домену та повідомити його про порушення прав на товарний знак.
Варто зауважити, що на той момент ім’я та контакти власника домену не були достеменно відомі, тому представники dm-drogerie markt зв’язалися з «передбачуваним реєстрантом» — особою, чиї контакти були вказані на сайті.
Зокрема, уповноважений представник позивача телефонував у травні 2017 року та сповістив порушника про використання товарних знаків без дозволу, однак реєстрант ніяк не відреагував на звернення.
Також було надіслано кілька листів із вимогою припинити порушення прав на товарні знаки «denk mit» на електронну адресу, зазначену на вебсайті під спірним доменним іменем, але ці вимоги були проігноровані.
Після цього була розпочата процедура подання скарги з метою отримання права власності та контролю над доменним іменем denkmit.com.ua.
Читайте також: Шахраї у Фейсбуці — як вберегти свою бізнес-сторінку від крадіжки
Перший етап — подання скарги
26.04.2024 року до WIPO Arbitration and Mediation Center звернувся представник інтересів компанії dm-drogerie markt GmbH + Co зі скаргою.
На думку позивача було очевидно, що відповідач не має прав або законних інтересів щодо спірного доменного імені, оскільки жодна з наведених нижче умов не була виконана.
- Відповідач не є ні ліцензіатом, ні уповноваженим агентом позивача, не має жодної іншої підстави для використання товарних знаків у спірному доменному імені.
- Не відомо, щоб порушник мав ім’я або псевдонім, був зареєстрований як юридична особа чи будь-яка організація під ім'ям Denk Mit (Денк Міт). Пошук спірного доменного імені в Google показує, що результати в основному стосуються позивача та його діяльності, пропонуючи як критерії для пошуку доменне ім’я dm.de. Тож не було знайдено жодних доказів того, що відповідач має будь-які права на товарний знак у спірному доменному імені чи коли-небудь працював під назвою «denk mit».
- Не було знайдено доказів використання або очевидних приготувань до використання спірного доменного імені у зв'язку з добросовісною пропозицією товарів або послуг до будь-якого повідомлення про спір.
Так звані неавторизовані реселери або дистриб’ютори можуть реєструвати нові домени та створювати сайти для продажу продукції оригінального виробника — і це буде законно, навіть якщо вони не отримували офіційного дозволу на використання назви ТМ в доменному імені.
Щоб зрозуміти, чи не порушує закон така діяльність, WIPO встановив ряд умов — якщо вони виконані, то використання назви ТМ в домені буде вважатися добросовісною пропозицією товарів та послуг.
Така перевірка називається «тестом Oki Data», названим за доменом okidataparts.com, спір з приводу якого і став причиною появи цього тесту.
Ось ці умови:
- На сайті торгового агента дійсно представлені послуги чи товари зазначеної компанії.
- Сайт використовується тільки для продажу послуг/товарів зазначеного виробника.
- На сайті має очевидно розкриватися зв’язок реселера з власником ТМ.
- Відповідач не повинен намагатися «захопити ринок» доменних імен, що відображають товарний знак.
В цьому випадку не виконуються щонайменше дві умови тесту Oki Data, а саме 2 і 3 — на вебсайті представлені товари різних виробників та не надана точна інформація про зв’язок із компанією-позивачем.
Отже, виходячи з усього вищесказаного, порушник свідомо використав назву ТМ та її візуальні компоненти для того, щоб ввести в оману користувачів мережі. Відвідувачі сайту купували продукцію, будучи впевненими в тому, що мають справу з офіційним представником, хоча це було не так. Власник домену використав імідж німецької компанії з метою продажу товарів та особистого збагачення з порушенням законодавства, тому його діяльність можна розцінювати як недоброчесну та вимагати передачі спірного домену компанії-позивачу.
Cityhost долучається до процедури: які кроки здійснює реєстратор під час UA-DRP
29.04 ми отримали лист від WIPO з переліком наших дій і проханням підтвердити інформацію про клієнта.
Якщо попередні кроки процедури передбачають встановлення можливості факту порушення прав позивача та недоброчесного використання домену з боку реєстранта, то тепер потрібно отримати точну інформацію про порушника. Тому ВОІВ запитує в реєстратора таку інформацію:
- країна реєстрації;
- підтвердження, що домен зареєстрований саме в цієї організації;
- дату, коли був зареєстрований домен (якщо можливо);
- дату, коли завершується термін дії домену;
- мову реєстраційної угоди;
- ім’я та прізвище поточного реєстранта;
- всі контактні дані для того, щоб зв’язатися з відповідачем;
- підтвердження, що до цього домену застосовується Політика вирішення спорів;
- підтвердження про блокування домену до завершення процедури UA-DRP.
Варто зауважити, що дані про клієнта є конфіденційними та не надаються третім особам за першим же запитом. Адже, як засвідчує Публічна оферта Cityhost.ua, ми маємо обв’язок «Зберігати конфіденційність інформації Замовника, отриманої від нього під час реєстрації».
Але є в Публічній оферті також правило, яке стосується політики UA-DRP, і згідно з яким ми зобов’язані: «Надавати запитувану інформацію Центру Міжнародної організації інтелектуальної власності з арбітражу та посередництва, включаючи підтвердження того, що спірне доменне ім'я зареєстроване Виконавцем на користь Замовника, що доменне ім'я зареєстроване фізичною або юридичною особою, зазначеною відповідачем у скарзі, надати контактні дані registrant'a спірного доменного імені. У разі потреби надати договір про реєстрацію та супровід доменного імені, а також інші документи».
Тож, дотримуючись всіх правил та законодавства, ми надали всю необхідну інформацію. Також встановили на домен denkmit.com.ua статуси:
- clientTransferProhibited;
- clientUpdateProhibited;
- clientDeleteProhibited.
Встановили на контакт статуси:
- clientUpdateProhibited;
- clientDeleteProhibited.
Також ми сповістили про це клієнта.
Читайте також: Кібербезпека на робочу місці — правила інформаційної гігієни для керівництва та працівників компаній
Початок адміністративного провадження
14.05 ми отримали сповіщення про початок адміністративного провадження, інформацію про яке ми зобов’язані передати власнику спірного домена.
У цей момент відповідач ще має можливість врегулювати спір полюбовно. Для цього потрібно подати прохання про призупинення процедури розгляду на термін до 20 днів (це правило діє під час воєнного стану). Протягом цього часу відповідач може зв’язатися з позивачем та домовитися про рішення, яке задовольнить обидві сторони.
У випадку вирішення спору на цьому етапі заповнюється стандартна форма врегулювання ВОІС, а позивачеві повертається внесок, який він сплачував за роботу комісії.
Оскільки відповідач не здійснював спроб вирішити питання напряму з позивачем, був призначений розгляд скарги комісією.
Рішення про передачу спірного доменного імені позивачеві
15.07 надійшло рішення комісії про передачу доменного імені скаржнику. Ми сповістили про це клієнта.
Згідно з ним, реєстратор домену Cityhost має розпочати виконання вищезазначеного рішення на десятий робочий день після отримання цього повідомлення.
Втім, відповідач ще має можливість відстояти домен, якщо вважає, що вердикт комісії був несправедливим. Протягом цих 10 днів можна надати реєстратору офіційний документ, який свідчить про те, що він розпочав судовий процес проти позивача.
Крім того, в умовах воєнного стану відповідач може подати запит про продовження до 14 календарних днів строку подання зазначених службових документів.
Втім, відповідач не зробив і цього, тому у визначений термін ми здійснили процедуру передачі домену власнику ТМ DenkMit.
Замість висновків
Кожен бізнес, який вже має певну репутацію на ринку, підпадає під ризик стати жертвою фішингу, кіберсквотингу та підробок. Ця ситуація потребує постійного контролю та вживання заходів у разі, якщо хитрі підприємці вирішили заробити грошей на іміджі, у створення якого не вкладали свою роботу, час і кошти. Великий бізнес часто викупає всі домени, які можуть стати спірними — наприклад, із назвою свого бренду в різних доменних зонах. Після цього на основний домен здійснюється переадресація, щоб користувачі бачили сайт, вводячи різні адреси.
Скаржникам не завжди вдається відсудити спірний домен — наприклад, якщо відповідач працював під цією назвою до того, як позивач зареєстрував свою ТМ. Іноді не вдається вирішити спір по UA-DRP, і тоді є сенс звернутися до судової установи із позовом або залишити ситуацію в поточному стані.
Втім, розглянутий у цій статті випадок мав всі ознаки недоброчесного використання, а відповідач не здійснював жодної спроби відстояти своє право на домен, тому комісія прийняла швидке та однозначне рішення.
Сподобалася стаття? Розкажіть про неї друзям: 
